【說明】

商法學(xué)周報，系法律商業(yè)雙驅(qū)動的萬程通商團隊的每周固定學(xué)習(xí)會。本期分享的文章，系團隊于2022年3月27日集體學(xué)習(xí)的文章。

我們認為，法律人須以理論指導(dǎo)實務(wù)，以實務(wù)豐富理論，不可偏廢。但實務(wù)工作者常常為工作所累，少有時間研究學(xué)術(shù)理論。實務(wù)與理論的藩籬不破，于個人而言，是為成長的瓶頸，于法治建設(shè)而言，優(yōu)秀的理論不能被用于指導(dǎo)實務(wù)，優(yōu)秀的實務(wù)經(jīng)驗無法上升為理論。無論對哪一方，都是損失。

法律學(xué)術(shù)海洋之遼闊，實務(wù)法律人時間之碎片。兩者矛盾重重。一為逼迫自己緊跟學(xué)術(shù)潮流，提升自己的理論水平；二為取方家論證結(jié)論以求關(guān)注，展其問題路徑以便查閱。因此，我們將每周日上午的固定學(xué)習(xí)，形成“商法學(xué)周報”，以供分享交流。關(guān)注我們，獲取第一手專業(yè)學(xué)習(xí)資料。

00 本期學(xué)習(xí)成果綜述

今日學(xué)習(xí)的三篇文章主要圍繞商標使用展開?，F(xiàn)階段，商標使用是當前理論界和實務(wù)界爭議較大的問題，對于何為“商標使用”，何為“商標指示性使用”，兩者的區(qū)分與界限在何處，本期學(xué)術(shù)作者分享相關(guān)觀點，做出界定。

學(xué)者劉維認為：商標使用行為具有實質(zhì)性，應(yīng)當圍繞《商標法》第48條展開教義學(xué)闡釋，揭示商標使用中“商業(yè)性”和“識別性”的內(nèi)在要素。

學(xué)者蘇和秦、梁思思認為：指示性合理使用作為一種商標專用權(quán)的限制，其更適合作為一種商標侵權(quán)的抗辯進行主張，該抗辯的主張應(yīng)首先以涉案行為構(gòu)成商標性使用為前提。

學(xué)者馮曉青、陳彥蓉認為：商標指示性使用是經(jīng)營者使用商標向公眾傳達自己提供的商品或服務(wù)可以與他人的商品或服務(wù)配套或兼容等信息的一種行為，并未發(fā)揮識別來源的作用，不屬于商標性使用。

01 論商標使用行為的獨立性

【來源】《現(xiàn)代法學(xué)》2021年第6期

【作者】劉維，上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院

【摘要】商標使用行為是《商標法》中的基礎(chǔ)概念，對商標使用行為獨立性的不同認識直接導(dǎo)致產(chǎn)生了一些重要類案的不同裁判及學(xué)理中的爭議觀點。商標使用行為在商標侵權(quán)判斷過程中不僅具有要件性，而且具有前置性。

商標使用行為具有實質(zhì)性，應(yīng)當圍繞《商標法》第48條展開教義學(xué)闡釋，揭示商標使用中“商業(yè)性”和“識別性”的內(nèi)在要素。商標使用行為具有要件性，應(yīng)當以商標的本質(zhì)屬性及商標權(quán)的消極權(quán)屬性為基礎(chǔ)，探討商標使用對直接侵權(quán)和間接侵權(quán)的區(qū)分意義，分析商標使用在《商標法》第57條和第13條商標侵權(quán)中的要件價值。通過剖析商標使用、混淆可能性、正當使用抗辯三者的不同價值，闡述商標使用在商標侵權(quán)結(jié)構(gòu)中的前置地位。商標使用行為獨立性的認識涉及商標的本質(zhì)屬性、商標權(quán)的性質(zhì)和商標權(quán)的范圍等基本問題，對科學(xué)裁判“定牌加工”和“關(guān)鍵詞競價排名”等案件具有較大意義。

【學(xué)習(xí)心得】商標使用行為中的“商業(yè)性”體現(xiàn)為與商品或服務(wù)的提供相結(jié)合;“識別性”體現(xiàn)為用于識別商品或服務(wù)的來源。

“在商業(yè)過程中”不僅包括商品的實際銷售過程中,還包括商品實際銷售之前的商業(yè)環(huán)節(jié)中。至于商品實際銷售之后所產(chǎn)生的用途是否屬于商標使用并未作說明。讀者認為根據(jù)商標權(quán)用盡原則，又稱一次銷售原則或商標權(quán)利窮竭，指當擁有商標權(quán)的商品被合法售出之后，擁有商標權(quán)的商品被受讓人再次銷售時，商標權(quán)人無權(quán)禁止轉(zhuǎn)賣人繼續(xù)使用原商標標志。商品實際銷售之后所產(chǎn)生的用途并不屬于在商業(yè)中使用。

02 論商標的指示性合理使用

【來源】《知識產(chǎn)權(quán)》2020年第3期

【作者】蘇和秦、梁思思，北京萬慧達(上海)律師事務(wù)所

【摘要】在司法實踐中，正品轉(zhuǎn)售商經(jīng)常會援引指示性合理使用以抗辯自己在店鋪招牌上使用他人注冊商標的行為不構(gòu)成侵權(quán)。通過梳理目前國內(nèi)的典型案例，可發(fā)現(xiàn)當轉(zhuǎn)售商單獨或突出性使用他人商標于其店招之上時，法院仍然會作出侵權(quán)判定，但不同的法院在涉案行為侵犯商品商標或服務(wù)商標，以及指示性合理使用的構(gòu)成要件問題上存在分歧。

進一步考察美國及歐盟的立法及司法實踐，可以總結(jié)出指示性合理使用需要滿足必要性、合理性、善意以及不構(gòu)成相關(guān)公眾混淆四個構(gòu)成要件。

在使用他人商標指示他人商品的來源的行為上，指示性合理使用與權(quán)利用盡的概念范圍有重疊之處。指示性合理使用的主張以涉案行為構(gòu)成商標性使用為前提，其作為一種構(gòu)成商標侵權(quán)的例外，宜在涉案行為滿足商標侵權(quán)的構(gòu)成要件的基礎(chǔ)上，作為侵權(quán)抗辯理由進行援引。無混淆可能性作為指示性合理使用的必然結(jié)果和內(nèi)在要求 ，應(yīng)成為指示性合理使用的構(gòu)成要件之一。

同時，若權(quán)利人的商標為其企業(yè)名稱或其主要組成部分，轉(zhuǎn)售商的使用還涉嫌構(gòu)成擅自使用他人有一定影響的企業(yè)名稱（字號）等不正當競爭行為。

【學(xué)習(xí)心得】商標性使用與商標指示性合理使用的關(guān)系在于指示性合理使用作為一種商標專用權(quán)的限制，其更適合作為一種商標侵權(quán)的抗辯進行主張，該抗辯的主張應(yīng)首先以涉案行為構(gòu)成商標性使用為前提。

03 商標指示性使用的法律問題研究

【來源】《大理大學(xué)學(xué)報》2020年第9期

【作者】馮曉青、陳彥蓉，中國政法大學(xué)民商經(jīng)濟法學(xué)院

【摘要】商標指示性使用較早見于美國司法判例，并得到了一些國家或地區(qū)的認可。我國雖然在商標立法中沒有明確規(guī)定商標指示性使用制度，但司法實踐中有相當多的案件已采納這一法律概念。由于商標指示性使用在我國適用較晚，理論研究相對薄弱，理論界和實務(wù)界對商標指示性使用的內(nèi)涵、法律性質(zhì)以及如何適用等仍然存在分歧，并由此衍生出司法實踐中存在的裁判標準不統(tǒng)一現(xiàn)象。為此，需要基于我國商標司法實踐，借鑒域外經(jīng)驗，針對商標指示性使用在適用過程中出現(xiàn)的主要問題加以探討，以求明確其內(nèi)涵，并在此基礎(chǔ)上在商標立法中正式建立這一制度。

【學(xué)習(xí)心得】商標指示性使用是經(jīng)營者使用商標向公眾傳達自己提供的商品或服務(wù)可以與他人的商品或服務(wù)配套或兼容等信息的一種行為，是對商標標志本身的使用，屬于語言領(lǐng)域的使用行為，涉及的是信息的表達與傳遞，并未發(fā)揮識別來源的作用，不屬于商標性使用，不應(yīng)受到商標法的規(guī)制。